在第一要素被直接拒绝，即便域名和商标相同也不能证明容易混淆！

时间：2023-02-22 08:57:01 | 来源：建站知识

时间：2023-02-22 08:57:01 来源：建站知识

在第一要素被直接拒绝，即便域名和商标相同也不能证明容易混淆！：

案例号：FA2204001991413

争议域名：

http://wex.com注册于1994年6月25日，目前所在注册商为google LLC。

投诉人与被投诉人：

1. 投诉人是WEX Inc.。

2. 被投诉人是Tom Soulanille。

仲裁过程：

2022年4月7日，投诉人以电子邮件方式向仲裁与调解中心（以下简称“中心”）提起诉讼；当天，google LLC回复中心要求验证的电子邮件，确认投诉书上的被投诉人就是争议域名当前注册人；

2022年4月11日，中心将投诉书及所有附件发送给到双方，并要求被投诉人在2022年5月2日前进行回复；

2022年4月28日，中心收到被投诉人的回复；

2022年5月5日，应被投诉人要求由三人小组裁决争议，中心任命Neil Anthony Brown QC（主席）、David E. Sorkin（教授）和Gerald M. Levine为小组成员，负责本案的审理；在宣读公平公正宣言后，本案审理阶段正式启动。

双方争论：

A. 投诉人

1. 投诉人是一家跨行业提供金融技术服务的美国公司；

2. 在开展该业务时，至少早在1989年就使用了WEX商标；

3. 投诉人是WEX多个注册商标的所有人；

4. 投诉人对WEX商标的权利早于被投诉人注册争议域名；

5. 被投诉人于1994年6月25日才注册争议域名，距投诉人于1989 年开始使用WEX标志有五年时间；

6. 该域名与WEX商标混淆性相似，因为它包含整个WEX 标志，只是添加了通用顶级域（“gTLD”）“.com”后缀；

7. 被投诉人对该域名不享有任何权利或合法利益。特别是，被投诉人对域名的被动持有证明其对该域名缺乏任何权利或合法利益；

8. 被投诉人未获得使用投诉人的WEX标志的许可或授权，并且在争议域名中并不为人所知。此外，被投诉人不会将争议域名用于任何善意的商品或服务提供或合法的非商业使用，并且争议域名不会解析为活动网页；

9. 此外，被投诉人的域名注册不属于对投诉人WEX标志的指定合理使用，因为他声称网站的来源是投诉人。

10. 被投诉人注册、使用域名存在恶意。首先是因为被投诉人在投诉人开始使用WEX标志五年后注册了该域名。此外，被投诉人被动持有该域名长达28年，在此期间，没有任何可想象的合法用途可用于该域名。

11. 被投诉人应该对投诉人在WEX标志中的权利有实际或推定的认识。

B. 被投诉人

1. 被投诉人于1994年6月25日注册了该域名。这是由被投诉人以Altadena Instruments Corporation (“Altadena”) 公司的注册代理人身份完成的，该公司旨在开发可下载的软件应用程序以改善用户体验互联网用户，即称为WEX Net的产品；

2. 1997年6月26日，Altadena从俄罗斯的Dmitri Kondratiev手中获得了WEX的普通法权利；

3. Altadena还于1997年7月15日向USPTO申请了WEX的商标；

4. 2018年3月26日，投诉人向被投诉人提出购买域名；

5. 被投诉人认为争议域名域名与投诉人享有任何权利的商标不同；

6. 投诉人不能依赖其声称的注册商标作为证据，即其于1999年1月19日注册的WEX注册商标第2218706号，因为该商标在争议域名注册时并未注册；

7. 另外，投诉人的证据是，其直到1997年11月12日才申请注册商标，是争议域名注册后的三年多；

8. 因此，投诉人必须证明其对WEX拥有普通法商标权，并且在被投诉人注册域名前就拥有这些权利；

9. 投诉人未证明其拥有任何此类普通法商标权，也未试图证明其拥有任何此类权利；

10. 投诉人在争议域名注册时使用WEX作为商标这一事实不足以证明普通法权利，因为投诉人未提供WEX标志的次要含义的证据；

11. 此外，被投诉人在从事开发名为Wex Net的软件应用程序、获得相关普通法商标权并争取到投资人支持和合法商业活动时，在项目中对该域名享有权利和合法利益；

12. 被投诉人对该域名仍有合法权益；

13. 被投诉人在不侵犯投诉人注册商标的任何潜在域名销售行为中也拥有合法权益；

14. 投诉人未证明被投诉人恶意注册或使用争议域名。投诉人只是提出了同样的主张，而已知的事实恰恰相反。

仲裁结果：

第一要素：争议域名与投诉人商标易混淆（×）

通常第一个问题是要证明“争议域名是否与投诉人享有权利的商标或服务标志相同或容易混淆”。本案中，投诉人称争议域名与其当前注册的WEX商标混淆性相似，因为互联网用户会误以为该域名在某种程度上与投诉人及其 WEX 商标有关联。

当然，投诉人可以简单地辩称其“拥有”商标权，即它目前“拥有”WEX的商标，并且争议域名与该商标具有混淆性的相似性。但这不是投诉人的论点。如果它是投诉人的论点，它也不会为本案取得任何成就。如果投诉人只能证明其目前拥有WEX的商标，而在争议域名注册前没有，则无法证明该域名是恶意注册的。【即如果争议域名注册时间早于投诉人商标注册时间，则投诉人这一论点是无法证明争议域名是恶意注册的】

投诉人的理由是，被投诉人对争议域名的注册是“投机取巧，旨在利用投诉人WEX商标从而进行交易……”。他还指出，被投诉人注册域名“是为了利用与WEX标志相关的影响力，来扰乱投诉人的业务。”换句话说，投诉人的论点是，被投诉人实际上复制了被投诉人的商标，并开始利用该商标来为自己牟取利益。

因此，投诉人必须证明其拥有可作为该案件依据的商标，并赋予其提起投诉的资格。由于其声称被投诉人注册域名的动机是利用投诉人拥有的WEX商标的商誉，因此投诉人有责任确定是什么商标因被投诉人注册争议域名而受到了严重影响。然而现实是，在本案中投诉人未能提供任何证据证明其在争议域名注册之前就拥有了WEX的注册商标。

专家组对整个证据的评估是，被投诉人注册该域名是因为它准备将其用于其正在进行的合法商业活动，并且它既不知道投诉人，也丝毫不知道投诉人可能会使用“wex”这个词。事实上，正如我们将看到的，证据是到2012年，也就是争议域名注册18年后才有。【投诉人此前名字是Wright Express，直到2012年才更名为Wex】

所以，这很好地表明了投诉人在争议域名注册很久之后才将其品牌和商标建立为WEX。虽然，投诉人主张其至少在1989年就开始使用WEX标志，但投诉人没有提供任何相关的证据来证明这个说法的合理性及真实性。

同样，根本没有证据支持投诉人的其他论点，即“投诉人在WEX商标中的商标权早于被投诉人的域名注册”。一个简单的事实是，该域名于1994年6月25日注册，并且没有证据表明投诉人在该日期之前拥WEX的任何形式的商标。

投诉人可以表明其已在WEX中建立了普通法商标，并且在被投诉人注册该域名时，该普通法商标已在进行中。这样的陈述和支持它所需的证据也广为人知和理解，想要证明这种权益所需的证据是众所周知的，并不会过于繁琐，但在本案中，投诉人并没有提供任何相关证据。

据此，专家组认为，投诉人未能证明争议域名与其拥有权益的商标相同或混淆性相似。

第二要素：被投诉人对争议域名的合法权益（×）

由于被投诉人无法满足第一要素，无需继续进行。

第三要素：恶意注册和使用（×）

由于被投诉人无法满足第一要素，无需继续进行。

综上所述，由于投诉人未能满足仲裁所需的所有三个要素，专家组拒绝本次仲裁，由被投诉人继续持有争议域名。

总结：

这个案例，再次刷新了小胖对仲裁的认知。此前我一直以为“仲裁案中，第一要素都是默认达成的，因为如果争议域名和商标都不一样，还怎么仲裁？”但是，本案却清晰的告诉我“即便争议域名和商标一模一样，依旧可以在第一要素上拒绝”。原因也是很简单，因为争议域名自注册后就一直在被投诉人手里，而投诉人的商标却是在被投诉人注册争议域名后才注册的，所以不存在争议域名和投诉人商标易混淆。【毕竟当初注册的时候投诉人商标都不存在，怎么混淆？】

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