美国专利法在网络空间适用的年度报告

时间：2022-08-09 21:12:02 | 来源：网站运营

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秀中商事法律评论系列

美国专利法在网络空间适用的年度报告

一、概述

本年度专利案件报告包括一些影响深远的案件和一个非常令人期待的，由美国联邦最高法院做出的关于商业方法专利专利性的决定。在“Bilski v. Kappos”案件中，美国联邦最高法院将“什么是检测商业方法专利之专利性的正确方式”留待讨论。在“Forest Group Inc. v. Bon Tool Co.”案件中，法院确立了针对利用过期或无效专利假冒专利产品的行为所能获得的赔偿金额度的规则，这是出人意料的。本报告还包括了联邦巡回法院在“Lucent Technologies,Inc. v. Gateway,Inc.”案中减少超额赔偿金的尝试，以及在“Ariad Pharmaceuticals,Inc. v. Eli Lilly&Co.”案判决中指出的专利之有别于启用说明的书面说明。

二、Bilski v. Kappos 案

美国联邦最高法院在该案中指出，“机械或转换测试”法属于确定商业方法专利专利性的方法之一，但并非唯一。于Bilski，申请人申请一项专利以解释能源交易市场中商品买卖双方如何能够对冲价格变化之风险。权利请求一描述为“指导如何对冲风险的系列步骤”，权利请求四将“概念放入一个简单的数学公式中”。2010年6月28日，美国联邦最高法院维持了联邦巡回法院撤销申请人专利的决定，但是依然认为某些商业方法可以专利化，且根据专利法101条规定，“机械或转换测试”法并不是检测专利适格性的唯一方法。法院进一步指出，“机械或转换测试”法对软件和先进的诊断医学技术以及基于线性编程、数据压缩和数字信号操控的创新的专利性产生不确定性。

专利法101条规定列举了四类应被保护的发明或发现：（1）工艺流程；（2）机械构造；（3）制造方法；（4）组合物。本案法院确定，相关法条排除了有关工艺流程绝对不包括商业方法的普遍争论。要得出商业方法在任何情况下都不具有专利性的结论，就必须使专利法273条没有意义，因为该条明确规定商业方法至少在某些情况下应受到专利法101条的专利保护。然而，本案中，法院依然坚持认为，虽然专利法273条允许某些商业方法被授予专利，但这并不表明本案诉称发明具有广泛的专利性。

本案中，法院基于三个在先的判决判断Bilski工艺是否可专利化。首先，跟“Gottschalk v. Benson”之决定一样，法院得出结论，想法不具有专利性。接着，法院参照“Parker v. Flook”案决定，认为纯粹数学算法在缺乏新颖性的情况下不具有专利性。最后，法院引用“Diamond v. Diehr”案结论，解释“虽然抽象的概念、自然法则、和数学公式不能被授予专利，但是，将其应用于已知的结构或工艺中后，同样值得专利保护”。

将上述概念应用到在案事实上，法院认为“对冲是长期盛行在我们的经贸体系中的基本的经济行为，并且在所有的金融引导课中被教授”。“对冲的概念，陈述在权利声明一中，在权利声明四中被缩减为数学公式，仅仅是一个不可专利化的抽象概念”。

简言之，本案法院并未建立专利测试方法的明线，但是，法院又坚持认为“机械或转换测试”法并不是检测商业方法专利之专利性的唯一方法。

三、假冒专利标识

仅当侵权人已经知晓产品之专利时，专利持有人才能基于专利侵权行为获得赔偿。存在如下两种情形之一时，认定公众知晓该产品之专利：（1）“专利”字样或其缩写配套专利文号已经标注在产品或其包装上；或（2）专利持有人已经发起了专利侵权诉讼。但是，专利持有人不得假冒专利来欺骗公众。在专利仿冒纠纷中，诉讼的基本条件是主张专利被假冒的一方当事人应当具有优势证据证实被指控的一方对货物被正确标识没有合理确信。

在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案之前，大多数法院将35 U.S.C 第292条解释适用为每案罚金500美元而不论假冒专利的具体货物数量。该292条禁止任何人通过在非专利货物上标识与“专利”同等效果的文字来欺骗公众。该成文法赋予任何公民对虚假专利标识行为的公益诉权，其中，诉讼所得一半赔偿金归美国政府所有。在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案中，联邦巡回法院设定了新的赔偿标准：基于上述292条规定，针对每件假冒专利货物判决不超过500美元的赔偿金。

在“Stauffer v. Brooks Brothers, Inc.”案中，法院澄清了原告代表美国政府起诉的标准问题。被告因将已失效超过50年的专利号标注在领结上而被诉。区法院支持了被告关于请求驳回原告诉请的动议，同时认为，因原告所主张的损害仅仅是想象和假设的，而不是确实并具体的，所以，原告并未遭受实质损害。2010年8月31日，美国联邦巡回法院推翻了前述区法院判决，同时指出：因为政府享有执行其法律的职能，本案原告作为政府的代理人，同样享有执行292条的资格。

在另外一个案件“Pequignot v. Solo Cup Co.,”中,原告诉称，被告曾经在数十亿只杯子上使用过期专利号并在其包装上标注条件短语“本产品被一项或多项美国或境外待发或已发专利涵盖”，全然不顾其已知该产品并未被任何待发或已发专利涵盖之事实。和“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案一样，本案诉状要求每件产品的赔偿金为500美元，将可能导致每十亿件侵权杯子应付5000亿美元赔偿金。区法院认为，明知而为的虚假标识行为导致针对欺骗意图的可反驳推定，这类推定可以被一方当事人所提供的非单方陈述之证据推翻。

2010年6月10日，美国联邦巡回法院维持了区法院的决定并同意被告有关利于被告的简易判决的动议。巡回法院依靠美国联邦最高法院在先做出的有关“目的”和“知晓”两种精神状态的区分。被告仅仅是知晓虚假标识并不足以证实其欺骗目的，因为还将可能被证实被告并不明确希望公众被欺骗这样的后果发生。联邦巡回法院认为，被告成功推翻了其欺骗公众目的之假设。

四、赔偿金计算

美国联邦巡回法院曾经对主导专利案件损害赔偿事宜非常感兴趣。在“Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.,”案中，在缺乏实质证据的情况下，巡回法院要求被告将357693056.18美元赔偿金交付至开展进一步诉讼程序的区法院。

上诉人一方主张，日历中的“日期选择器”功能被用于Microsoft Money 和Microsoft Outlook等微软产品中，该行为侵犯了上诉人的“计日专利”。该“计日专利”是一种利用软键盘将信息输入计算机的方法。在区法院，陪审团发现，微软并未侵犯上诉人的专利，因为微软目的是其用户使用“日期选择器”工具而且该工具的唯一预期用途侵犯了“计日专利”。

根据35U.S.C.第284条规定，基于针对原告诉请的调查结果，法院应当判决原告获得足够弥补其被侵权所遭受的损害，无论如何，都不得低于合理使用费。在本案中，法院尝试多种方法计算“合理使用费”，利用了“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案中确定的要素同时适用了完整市场价值原则。

本案法院基于“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案的第二个要素，即，要求法院评估与在案专利相当的其他专利之使用人的付费比例。Lucent提供了8项专利许可供比对，但是法庭认为其中有些授权协议与本案专利的假设性许可协议迥异，并且，针对其他协议，法官简直无法从原告提交的证据中查明协议标的，进而，法官无法想象陪审团如何能充分评价这些协议的证据力。法院还注意到了上述案件的第10个要素：“专利发明的本质”，“许可人持有并提供的专利之经济利益的典型特征”，“使用专利发明者的利益”。法院也注意到了上述案件的第13个要素，“归功于发明专利的可实现的利益部分，区别于非专利因素、制作费用、商业风险、或其他因侵权行为而导致的增值或改善”。法庭还发现，基于现有记录，推定使用“日期选择器”这样微小的功能即构成Outlook价值的实质组成部分，难以令人信服。法庭还考虑了其他要素，认为陪审团作出的赔偿裁决缺乏实质证据支持，而主要是基于构想和猜测。

当专利权人证明专利相关的特性构成客户需求的基础时，设备的完整市场价值评价方法就应被适用。联邦巡回法院指出，没有证据证明涉案专利方法构成Outlook的基本需求，进而将案件发回区法院重审。

五、专利说明书

美国联邦巡回法院对书面的专利说明书进行了规范要求。专利说明书必须与专利启用说明书分开，而且必须是书面描述。在“Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.,”案中，Ariad起诉Eli Lilly侵犯其6410516号美国专利，该专利是一种通过转录因子NF-kB调控基因表达的方法。在该专利说明书中，假定只有三类抑制剂能降低NF-kB的活性。

有下面两个问题：（1）35U.S.C.第112条第一段是否包括了书面说明书必须与启用说明书分开的要求；以及（2）如果独立的权利说明书在条文中已规定，那么该等要求的目的和范围是什么？联邦巡回法院确定，专利说明书必须与专利启用说明书分开，而且必须是书面描述。

巡回法院的合议庭推翻了区法院关于Lilly要求进行法律问题审查的动议，并坚持认为所诉主张因缺少书面说明而不合法。Ariad请求复议，巡回法院再次确认，35U.S.C.第112条第一段明确要求专利说明书必须以书面形式与启用说明书独立。

巡回法院归纳得出其立场依赖几个要素，包括成文法语言和先例。另外，巡回法院提出了一个基本的专利原则“每个专利必须描述一个发明。它是专利回报的一部分；描述一个发明，并且，如果满足其他法律规定条件，包含一项专利。”跟进一步，法院坚持遵循先例原则应被适用。独立权利说明书的要求已经被执行了40年，而且法院认为，采纳那些打破专利界既定预期的变革必须谨慎。

然后，巡回法院重申，作为一份通用的权利声明，披露的充分性取决于下述因素：特定领域既存认知，现有技术的程度和内容，科技的成熟度，争议问题的可预见性。巡回法院同样未能设定明确界线用以确定描述专利权利要求时所必须披露的样本数量，因为这个数量随着特定领域不同的发明和程序而变化。

作者：Phong D. Nguyen, an partner with Baker Hostetler LLP.

译者：张志胜 北京秀中律师事务所

（仅供研究学习所用，凡冀商业用途，务必联系作者）

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